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  Bildprojektor

  Art 87 EuPatÜbk
  Patentnichtigkeitsklageverfahren - "Bildprojektor" (europäisches Patent) - unzulässige Erweiterung des Patentanspruchs - beschränkte Verteidigung eines EP-Patents unter schutzbeschränkender Erklärung (Prioritätsdisclaimer) ist unzulässig

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  Patentnichtigkeitsklageverfahren - "Bildprojektor" (europäisches Patent) - unzulässige Erweiterung des Patentanspruchs - beschränkte Verteidigung eines EP-Patents unter schutzbeschränkender Erklärung (Prioritätsdisclaimer) ist unzulässig

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Kurzfassungen/Presse (2)

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  Bildprojektor

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  Patentnichtigkeitsklageverfahren - "Bildprojektor" (europäisches Patent) - unzulässige Erweiterung des Patentanspruchs - beschränkte Verteidigung eines EP-Patents unter schutzbeschränkender Erklärung (Prioritätsdisclaimer) ist unzulässig

Verfahrensgang

• BPatG, 01.08.2013 - 4 Ni 28/11 (EP)
• BGH, 15.09.2015 - X ZR 112/13

Papierfundstellen

• GRUR-RR 2013, 500

Wird zitiert von ... (3)Neu Zitiert selbst (15)

• BGH, 30.01.2008 - X ZR 107/04

  Betonstraßenfertiger

  Auszug aus BPatG, 01.08.2013 - 4 Ni 28/11

  Wird die erfindungsgemäße Lehre durch eine im Prioritätsdokument nicht (deutlich) offenbarte Eigenschaft eines ihrer Bestandteile charakterisiert, fehlt es an einer Offenbarung im Prioritätsdokument (BGH Urteil vom 14. Oktober 2003 - X ZR 4/00, GRUR 2004, 133, 135 - Elektrische Funktionseinheit;… Urteil vom 14. August 2012 - X ZR 3/10, GRUR 2012, 1133 - Rdn. 31 f. - UV-unempfindliche Druckplatte; Urteil vom 30. Januar 2008 - X ZR 107/04 - GRUR 2008, 597 - Rdn. 17a - Betonstraßenfertiger; Urteil vom 11. September 2001 - X ZR 168/98, GRUR 2002, 146 - Luftverteiler).

  Der Bundesgerichtshof (…a. a. O., GRUR 2012, 1133 - UV-unempfindliche Druckplatte; a. a. O., GRUR 2008, 597 - Betonstraßenfertiger;… a. a. O., GRUR 2004, 133 - elektrische Funktionseinheit;… a. a. O., GRUR 2002, 146 - Luftverteiler) hat bisher in seiner Rechtsprechung die Frage nach einem "Prioritätsdisclaimer" nicht erörtert, obwohl die Rechtsprechung Fälle umfasst, in denen Abweichungen von Vor- und Nachanmeldung als nicht prioritätsschädlich betrachtet werden.

  Ebenso wenig wird das Prioritätsrecht der Nachanmeldung davon berührt, dass ihr Gegenstand erst nach Patenterteilung in Folge nachträglicher Beschränkung deckungsgleich mit der prioritätsbegründenden Anmeldung wird (BGH, Urteil vom 14. Oktober 2003, GRUR 2004, 133, 135 - elektronische Funktionseinheit;… Benkard/Ullmann/Grabinski, EPÜ, X. Auflage, Art. 88 Rn. 10 m. w. N.) oder davon, dass eine technische Wirkung im erteilten Patent beansprucht ist, die in der Prioritätsanmeldung nicht angegeben war (BGH, Urteil vom 30. Januar 2008 - X ZR 107/04 - GRUR 2008, 597 - Rn. 23 - Betonstraßenfertiger).

  Der Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung "Luftverteiler" die Auffassung der Großen Beschwerdekammer bestätigt, dass es der Rechtssicherheit der Beurteilung einer wirksamen Prioritätsinanspruchnahme unzuträglich wäre, wenn bei der Nachanmeldung hinzugefügte Merkmale danach zu unterscheiden wären, ob sie Funktion und Wirkung der Erfindung im Sinne des technischen Sinngehalts der ursprünglichen Merkmalskombination beeinflussten oder nicht (vgl. insoweit abweichend BGH, a. a. O., GRUR 2008, 597, 599 - Rdn. 23 - Betonstraßenfertiger).

• BGH, 11.09.2001 - X ZR 168/98

  Luftverteiler; Identität des Gegenstandes einer europäischen Patentanmeldung mit …

  Auszug aus BPatG, 01.08.2013 - 4 Ni 28/11

  Wird die erfindungsgemäße Lehre durch eine im Prioritätsdokument nicht (deutlich) offenbarte Eigenschaft eines ihrer Bestandteile charakterisiert, fehlt es an einer Offenbarung im Prioritätsdokument (BGH Urteil vom 14. Oktober 2003 - X ZR 4/00, GRUR 2004, 133, 135 - Elektrische Funktionseinheit;… Urteil vom 14. August 2012 - X ZR 3/10, GRUR 2012, 1133 - Rdn. 31 f. - UV-unempfindliche Druckplatte;… Urteil vom 30. Januar 2008 - X ZR 107/04 - GRUR 2008, 597 - Rdn. 17a - Betonstraßenfertiger; Urteil vom 11. September 2001 - X ZR 168/98, GRUR 2002, 146 - Luftverteiler).

  Der Bundesgerichtshof (…a. a. O., GRUR 2012, 1133 - UV-unempfindliche Druckplatte;… a. a. O., GRUR 2008, 597 - Betonstraßenfertiger;… a. a. O., GRUR 2004, 133 - elektrische Funktionseinheit; a. a. O., GRUR 2002, 146 - Luftverteiler) hat bisher in seiner Rechtsprechung die Frage nach einem "Prioritätsdisclaimer" nicht erörtert, obwohl die Rechtsprechung Fälle umfasst, in denen Abweichungen von Vor- und Nachanmeldung als nicht prioritätsschädlich betrachtet werden.

  Nur demjenigen Anmelder stehe das Patent zu, der den beanspruchten Gegenstand in seiner Gesamtheit zuerst offenbart habe (ebenso BGH, a. a. O. - GRUR 2002, 146, 147 - Luftverteiler).

• BGH, 14.10.2003 - X ZR 4/00

  "Elektronische Funktionseinheit"; Voraussetzungen der Inanspruchnahme der …

  Auszug aus BPatG, 01.08.2013 - 4 Ni 28/11

  Wird die erfindungsgemäße Lehre durch eine im Prioritätsdokument nicht (deutlich) offenbarte Eigenschaft eines ihrer Bestandteile charakterisiert, fehlt es an einer Offenbarung im Prioritätsdokument (BGH Urteil vom 14. Oktober 2003 - X ZR 4/00, GRUR 2004, 133, 135 - Elektrische Funktionseinheit;… Urteil vom 14. August 2012 - X ZR 3/10, GRUR 2012, 1133 - Rdn. 31 f. - UV-unempfindliche Druckplatte;… Urteil vom 30. Januar 2008 - X ZR 107/04 - GRUR 2008, 597 - Rdn. 17a - Betonstraßenfertiger; Urteil vom 11. September 2001 - X ZR 168/98, GRUR 2002, 146 - Luftverteiler).

  Der Bundesgerichtshof (…a. a. O., GRUR 2012, 1133 - UV-unempfindliche Druckplatte;… a. a. O., GRUR 2008, 597 - Betonstraßenfertiger; a. a. O., GRUR 2004, 133 - elektrische Funktionseinheit;… a. a. O., GRUR 2002, 146 - Luftverteiler) hat bisher in seiner Rechtsprechung die Frage nach einem "Prioritätsdisclaimer" nicht erörtert, obwohl die Rechtsprechung Fälle umfasst, in denen Abweichungen von Vor- und Nachanmeldung als nicht prioritätsschädlich betrachtet werden.

  Ebenso wenig wird das Prioritätsrecht der Nachanmeldung davon berührt, dass ihr Gegenstand erst nach Patenterteilung in Folge nachträglicher Beschränkung deckungsgleich mit der prioritätsbegründenden Anmeldung wird (BGH, Urteil vom 14. Oktober 2003, GRUR 2004, 133, 135 - elektronische Funktionseinheit;… Benkard/Ullmann/Grabinski, EPÜ, X. Auflage, Art. 88 Rn. 10 m. w. N.) oder davon, dass eine technische Wirkung im erteilten Patent beansprucht ist, die in der Prioritätsanmeldung nicht angegeben war (BGH…, Urteil vom 30. Januar 2008 - X ZR 107/04 - GRUR 2008, 597 - Rn. 23 - Betonstraßenfertiger).

 
• BPatG, 30.04.2003 - 20 W (pat) 63/02

  Beschränkte Aufrechterhaltung eines Patents unter bestimmten Voraussetzungen

  Auszug aus BPatG, 01.08.2013 - 4 Ni 28/11

  Der Beklagte hat dagegen auf zwei Entscheidungen hingewiesen, die er auf den vorliegenden Fall für anwendbar bzw. übertragbar hält, zum Einen die Entscheidung des Bundespatentgerichts "Prioritätsdisclaimer" (Beschluss vom 30. April 2003 - 20 W (pat) 63/02, GRUR 2003, 953 ff.) und die Entscheidung des Bundesgerichtshofs "Winkelmesseinrichtung" (Beschluss vom 21. Oktober 2012 - Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40), die den verwandten Problembereich der unzulässigen Erweiterung der Anmeldung betrifft.

  Der Senat hält weder die von der nationalen Rechtsprechung jedenfalls für deutsche Patente anerkannte Disclaimerlösung im Rahmen unzulässiger Erweiterungen entsprechend für anwendbar, noch teilt der Senat die vereinzelt gebliebene Entscheidung des 20. Senats (a. a. O., GRUR 2003, 953 ff.) zum sog. Prioritätsdisclaimer.

  Im Falle der Winkelmesseinrichtung (…BGH, a. a. O., Rn. 18, 19) konnte ein - nicht als zur Erfindung in den ursprünglich eingereichten Unterlagen gehörend offenbartes - Merkmal, dessen Streichung oder Ersetzung zu einer unzulässigen Erweiterung geführt hätte, im Patentanspruch verbleiben, da seine Einfügung zu einer Einschränkung gegenüber dem Inhalt der ursprünglichen Unterlagen geführt hatte (ebenso BPatG, a. a. O., GRUR 2003, 953, III.3.c)).

• BGH, 21.10.2010 - Xa ZB 14/09

  Winkelmesseinrichtung

  Auszug aus BPatG, 01.08.2013 - 4 Ni 28/11

  Der Beklagte hat dagegen auf zwei Entscheidungen hingewiesen, die er auf den vorliegenden Fall für anwendbar bzw. übertragbar hält, zum Einen die Entscheidung des Bundespatentgerichts "Prioritätsdisclaimer" (Beschluss vom 30. April 2003 - 20 W (pat) 63/02, GRUR 2003, 953 ff.) und die Entscheidung des Bundesgerichtshofs "Winkelmesseinrichtung" (Beschluss vom 21. Oktober 2012 - Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40), die den verwandten Problembereich der unzulässigen Erweiterung der Anmeldung betrifft.

  Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs "Winkelmesseinrichtung" beschäftigt sich mit dem - der Prioritätsfrage - verwandten Problembereich der unzulässigen Erweiterung des Inhalts der Anmeldung (BGH, Beschl. vom 21. Oktober 2012 - Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40 - Winkelmesseinrichtung;… vgl. zur Frage des verwandten Problembereichs auch Urt. v. 8. Juli 2010 - Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910 - Rn. 62 - fälschungssicheres Dokument) und deren Folgen.

• BGH, 08.07.2010 - Xa ZR 124/07

  Fälschungssicheres Dokument

  Auszug aus BPatG, 01.08.2013 - 4 Ni 28/11

  Zum Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung gehört im Zusammenhang mit der Frage, ob eine unzulässige Erweiterung vorliegt, nur das, was der Gesamtheit der ursprünglich eingereichten Unterlagen "unmittelbar und eindeutig" als zur angemeldeten Erfindung gehörig zu entnehmen ist, nicht hingegen eine weitergehende Erkenntnis, zu der der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre gelangen kann (…BGH, Urt. v. 16. Dezember 2008, X ZR 89/07, GRUR 2009, 382, 384 - Rn. 25 - Olanzapin; Urt. v. 8. Juli 2010, Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910, 914 - Rn. 46 - Fälschungssicheres Dokument).

  Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs "Winkelmesseinrichtung" beschäftigt sich mit dem - der Prioritätsfrage - verwandten Problembereich der unzulässigen Erweiterung des Inhalts der Anmeldung (BGH, Beschl. vom 21. Oktober 2012 - Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40 - Winkelmesseinrichtung; vgl. zur Frage des verwandten Problembereichs auch Urt. v. 8. Juli 2010 - Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910 - Rn. 62 - fälschungssicheres Dokument) und deren Folgen.

• BGH, 14.08.2012 - X ZR 3/10

  UV-unempfindliche Druckplatte

  Auszug aus BPatG, 01.08.2013 - 4 Ni 28/11

  Wird die erfindungsgemäße Lehre durch eine im Prioritätsdokument nicht (deutlich) offenbarte Eigenschaft eines ihrer Bestandteile charakterisiert, fehlt es an einer Offenbarung im Prioritätsdokument (BGH Urteil vom 14. Oktober 2003 - X ZR 4/00, GRUR 2004, 133, 135 - Elektrische Funktionseinheit; Urteil vom 14. August 2012 - X ZR 3/10, GRUR 2012, 1133 - Rdn. 31 f. - UV-unempfindliche Druckplatte;… Urteil vom 30. Januar 2008 - X ZR 107/04 - GRUR 2008, 597 - Rdn. 17a - Betonstraßenfertiger; Urteil vom 11. September 2001 - X ZR 168/98, GRUR 2002, 146 - Luftverteiler).

  Der Bundesgerichtshof (a. a. O., GRUR 2012, 1133 - UV-unempfindliche Druckplatte;… a. a. O., GRUR 2008, 597 - Betonstraßenfertiger;… a. a. O., GRUR 2004, 133 - elektrische Funktionseinheit;… a. a. O., GRUR 2002, 146 - Luftverteiler) hat bisher in seiner Rechtsprechung die Frage nach einem "Prioritätsdisclaimer" nicht erörtert, obwohl die Rechtsprechung Fälle umfasst, in denen Abweichungen von Vor- und Nachanmeldung als nicht prioritätsschädlich betrachtet werden.

• BVerfG, 14.02.1973 - 1 BvR 112/65

  Soraya

  Auszug aus BPatG, 01.08.2013 - 4 Ni 28/11

  Hiermit würden auch die Grenzen zulässiger richterlicher Rechtsfortbildung überschritten, wonach der Richter sich nicht dem vom Gesetzgeber festgelegten Sinn und Zweck des Gesetzes entziehen darf, an diesen gebunden ist und deshalb die gesetzgeberische Grundentscheidung respektieren muss (hierzu BVerfG Beschl. v. 25. Januar 2011, 1 BvR 918/10 = BVerfGE 128, 193; Beschl. v. 14. Februar 1973, 1 BvR 112/65 = BVerfGE 34, 269).
• BGH, 16.12.2008 - X ZR 89/07

  Olanzapin

  Auszug aus BPatG, 01.08.2013 - 4 Ni 28/11

  Zum Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung gehört im Zusammenhang mit der Frage, ob eine unzulässige Erweiterung vorliegt, nur das, was der Gesamtheit der ursprünglich eingereichten Unterlagen "unmittelbar und eindeutig" als zur angemeldeten Erfindung gehörig zu entnehmen ist, nicht hingegen eine weitergehende Erkenntnis, zu der der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre gelangen kann (BGH, Urt. v. 16. Dezember 2008, X ZR 89/07, GRUR 2009, 382, 384 - Rn. 25 - Olanzapin;… Urt. v. 8. Juli 2010, Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910, 914 - Rn. 46 - Fälschungssicheres Dokument).
• BVerfG, 25.01.2011 - 1 BvR 918/10

  Dreiteilungsmethode

  Auszug aus BPatG, 01.08.2013 - 4 Ni 28/11

  Hiermit würden auch die Grenzen zulässiger richterlicher Rechtsfortbildung überschritten, wonach der Richter sich nicht dem vom Gesetzgeber festgelegten Sinn und Zweck des Gesetzes entziehen darf, an diesen gebunden ist und deshalb die gesetzgeberische Grundentscheidung respektieren muss (hierzu BVerfG Beschl. v. 25. Januar 2011, 1 BvR 918/10 = BVerfGE 128, 193; Beschl. v. 14. Februar 1973, 1 BvR 112/65 = BVerfGE 34, 269).
• BGH, 12.03.2002 - X ZR 168/00

  Schneidmesser I
• BPatG, 03.07.2012 - 4 Ni 15/10

  Unterdruckwundverband - Patentnichtigkeitsklageverfahren - "Unterdruckwundverband …
• BPatG, 15.01.2013 - 4 Ni 13/11

  Patentnichtigkeitsklageverfahren - "Dichtungsring" - zur erfinderischen Tätigkeit …
• LG Düsseldorf, 09.12.2008 - 4b O 128/07

  Bildprojektor
• OLG Düsseldorf, 29.04.2010 - 2 U 7/09

  Zurückweisung der Berufung gegen die Abweisung der Klage wegen Verletzung eines …

• BPatG, 22.08.2018 - 4 Ni 10/17

  Zigarettenpackung - Patentnichtigkeitsklageverfahren - "Zigarettenpackung …

  Eine Prioritätsdisclaimerlösung verbiete sich vorliegend, auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des Senats 4 Ni 28/11 (EP) vom 1. August 2013 - Bildprojektor.

  Da Einzelmerkmale unterschiedlicher Priorität jedenfalls in dem hier in Rede stehenden Fall eines in der Nachanmeldung hinzugekommenen Merkmals ("UND"-Verknüpfung, vgl. bereits Senat BPatG GRUR-RR 2013, 500 - Bildprojektor) nicht in einem einzigen Patentanspruch miteinander kombiniert werden können, war zu entscheiden, ob die Beklagte sich bzgl. Hilfsantrag 3 nur einheitlich auf ein Prioritätsrecht nach Art. 87 EPÜ berufen kann, oder ob der auch von der Beklagten vertretenen Auffassung zu folgen ist, welche die Möglichkeit eines sog. Prioritätsdisclaimers befürwortet (so BPatG GRUR 2003, 953 = BPatGE 47, 34 - Prioritätsdisclaimer; zustimmend: BeckOK PatR/Beckmann, 8. Ed. 16.4.2018, PatG § 41 Rn. 47; Kraßer/Ann, Patentrecht, 7. Aufl. (2016), § 24 Rn. 150; ablehnend unter Hinweis auf BPatG GRUR-RR 2013, 500 - Bildprojektor: Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl. (2016), § 41 Rn. 30; Schulte/Moufang, Patentgesetz, 10. Aufl. (2017), § 41 Rn. 41).

  Es ist zwar zur Begründung einer restriktiven Behandlung der Prioritätsfrage in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH GRUR 2002, 146 - Luftverteiler) ebenso wie in derjenigen durch die Große Beschwerdekammer seit der Entscheidung G 2/98 (…GRUR Int. 2002, 80) betont worden, dass nur demjenigen Anmelder das Patent zustehe, der den beanspruchten Gegenstand in seiner Gesamtheit zuerst offenbart habe (vgl. hierzu ausführlich Senat GRUR-RR 2013, 500 - Bildprojektor).

  Allerdings ist der Senat in der Entscheidung "Bildprojektor" (GRUR-RR 2013, 500) zu dem gegenteiligen Ergebnis gelangt.

• BGH, 15.09.2015 - X ZR 112/13

  Patentnichtigkeitssache betreffend ein Europäisches Patent: Inanspruchnahme der …

  Das Patentgericht (GRUR-RR 2013, 500 = Mitt 2013, 455) hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:.
• BPatG, 12.08.2021 - 2 Ni 48/20
  Zu einem anderen Schluss ist dagegen der 4. Senat des Bundespatentgerichts in seinem Urteil vom 1. August 2013 4 Ni 28/11 (EP), GRUR-RR 2013, 500 ff. - Bildprojektor gekommen, mit der er einen reinen Prioritätsdisclaimer ausschließt.

  Die Beklagten haben mehrfach auf das spätere Urteil mit dem Aktenzeichen 4 Ni 10/17 (EP) des Bundespatentgerichts vom 22. August 2018 hingewiesen, das ihrer Meinung nach die frühere Entscheidung 4 Ni 28/11 (EP) als überholt erachte.

  Anders als von den Beklagten dargestellt, bekräftigt die Entscheidung 4 Ni 10/17 (EP) die in der Entscheidung 4 Ni 28/11 (EP) dargestellte Ansicht des 4. Senats nochmals.